定位融资IPO的科学家创业应正视职务与非职务发明问题！
在国家鼓励科研人员创新、创业的大背景下，各地方政府打造各类科技产业园，引进PI科研人员的势头强劲。以科研人员为核心的科创企业、科技孵化企业、民非科研中心等如雨后春笋不断涌现。同时，关于知识产权的纠纷问题也呈增长态势。其中，比较常见的一类纠纷系基于如何区分职务发明与非职务发明所引发的专利等知识产权的确权纠纷。这种纠纷一般不会在设立伊始体现，但其隐患往往会在科研产品取得良好的市场效益或科研人员参股或控股的企业取得重大融资进展或拟IPO阶段而显现，届时，消除这些隐患的所需付出的成本将难以估量。故在此之前，科研人员对相关的技术成果进行合理规划，固定相关证据，未雨绸缪，消除隐患就显得极为重要。
司法实践中如何区分职务发明与非职务发明
目前司法实践中，判断一项发明是否属于职务发明，专利权是否属于单位所有，通常从如下几个因素进行考量：
第一 发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系，这是判断职务发明创造的首要前提。
第二 依据单位主张的具体职务发明创造类型分别确定审查内容：1.如单位主张属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造，则会审查发明人在本单位的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性；2.如单位主张属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的职务发明创造，则不会审查发明人的工作任务，而会审查发明人完成发明创造是否利用了单位的物质技术条件。
第三 对于是否属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造的审查：首先，会审查发明人在本单位的工作任务，重点审查发明人在本单位与涉案发明创造内容相关的工作任务；然后，依据上述“1.履行单位工作任务中完成的发明创造；2.离职1年内完成的与原单位工作任务有关的发明创造”两种情形进行要件审查。第一种情形需要审查：1.发明创造的完成时间是否在发明人与单位工作关系的存续期间内；2.发明创造的内容是否属于发明人在单位中工作任务的内容。第二种情形将审查：1.发明创造的完成时间是否在发明人与原单位脱离工作关系1年内，即是否属于发明人退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造；2.发明创造的内容是否与发明人在原单位的工作任务有关，这里的“有关”是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系，但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于“有关”。
问题与探讨
（一）如何理解“本单位”的范围？
既然判断职务发明创造的首要前提系发明人在本单位“任职”。那么，对于“本单位”的范围界定将至关重要。修改后的《专利法实施细则》将“临时工作单位”包括在“本单位”范围之内，但并未明确不包括哪些“单位”。那么司法实践中对于“本单位”的范围又是如何界定的呢？
目前，司法实践中更倾向于对于“本单位”的范围做更宽泛的理解，不仅包括了“被临时抽调、借调到某单位工作情形”，还包括了“退休返聘”、“兼职单位”、“提供咨询（劳务）服务”，甚至与他人共同设立创办的企业都可能被认定为“本单位”。
在目前国家大力促进科研单位技术成果转移转化以及鼓励科研人员创新创业的背景下，科研人员在科研单位以外的企业兼职、与他人联合创办企业中任职的现象较为普遍。有的身兼数个企业的技术顾问，有的在多家企业担任董事的现象比比皆是。这就可能同时出现数个“本单位”的情形。当某个“本单位A”以该单位名义申请专利时，与其业务竞争的“本单位B”可能会主张该专利为“本单位B”职务发明而引发纠纷。（注：相比与发明人单独与单位之间职务发明纠纷，目前司法实践中更多的是两个单位之间关于谁是职务发明的专利权人之争更为常见）。因此，科研人员在做科技成果的规划时，需将在创业、成果转移、转化的过程中产生的上述诸多的“本单位”与其“科研原单位”一并纳入考量范围，以避免日后专利权属纠纷的发生。
（二）不用本单位的资金、实验室、原材料等，业余时间完成的发明就不是职务发明吗？
未必。修改后的《专利法》将“主要利用本单位的物质条件”修改为“主要利用本单位的物质技术条件”，虽然只增加了“技术”二字，但对于职务发明的范围却扩大了许多。假设某教授既不是执行自己的本职工作，也不是接受科研单位分派某项任务，但根据其工作性质，接触到了一些科研单位的技术秘密资料，而他与他人合作设立企业，以该新办企业名义租赁了实验室，购买了实验器材，在接触到的本单位技术秘密资料的基础上，利用业余时间完成了发明，并以新办企业的名义申请专利。在目前的司法实践中，当科研单位完成了技术资料的保密性以及涉案专利与技术资料具有关联性（延续性）的证明义务后，法院就可判定该专利为归科研单位所有。
（三）以他人名义作为发明人申请专利就能规避“职务发明”的禁制？
也未必。《专利法实施细则》第十三条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。而如果被他人借用名义作为发明人申请专利的就更不是发明人。当“本单位”以登记发明人的学历、技术背景等证据推翻其为发明人，使得实际发明人浮出水面时，法院同样会以实际发明人的发明为职务发明将专利判归“本单位”。详见（2020）闽02民初686号。
（四）如何界定发明创造的内容是否与发明人在原单位的工作任务“有关”？
在司法实践中，如果被法院认定为发明创造的内容与发明人在原单位的工作任务“有关”，一般就可以认定该发明创造系“执行原单位的任务”所完成的。因此，如何界定“有关”对于判定发明创造是否为职务发明有着关键的作用。如前所述，司法实践中，只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，就可以认定“有关”。法院将会从技术领域、发明构思、技术方案等方面是否直接相关或有合理延续关系进行综合评判。即使两项技术属于同一技术领域，但若技术方案和技术原理（设计原理）上存在较大差异的，仍不认为“有关”。
（五）若不是职务发明一定是非职务发明吗？发明参与人一定享有非职务发明的专利权吗？
均未必。首先，还是《专利法实施细则》第十三条关于发明人的规定，专利登记的发明人不一定是实际发明人，可能被司法实践中被推翻；其次，即使参与了发明过程，被登记为共同发明人，但在未登记为专利权利共有人的情况下，发明人必须证明与登记的专利权人存在合作开发或者委托开发关系，否则，仍不能仅因其参与发明过程即认定其与专利申请单位共同享有专利权。例如，在（2020）最高法知民终944号案，李某与盛某某共同参与了微生物研究所“基于微液滴的数字核酸扩增定量分析方法及系统”的研发，两人既未在微生物研究所任职，又未收取过任何劳务费，也未与微生物研究所签订任何书面协议。在微生物研究所单独申请并取得该项专利后，发明人中登记有李、盛二人。李、盛二人后起诉微生物研究所，主张专利共有权。法院审理后认为，在发明人明知专利申请单位以单位名义申请专利的情况下，如果专利文件中载明的发明人与专利申请单位没有劳动关系或者劳务关系，不能据此推定该发明人与专利申请单位存在合作开发或者委托开发关系；如果该发明人在专利权被授予后主张与专利申请单位共同享有专利权，必须提供证据证明其与专利申请单位存在合作开发或者委托开发关系；不能提供证据或者提供的证据不足以证明存在合作开发或者委托开发关系的，不能仅因其参与发明过程即认定其与专利申请单位共同享有专利权。据此，判令该专利归微生物研究所独有。
建议在创业初期进行梳理和相应的规划
如今发审委在IPO审核过程中，对于发行人核心技术的专利来源，权属是否清晰，是否属于发明人原单位职务发明等问题也是重点关注，反复询问。因此，对于科研人员而言，明确区分职务发明与非职务发明，并在创业初期，进行梳理和相应的规划是十分必要的。倘若科研人员创办的公司所使用到的技术成果与其“原单位”或“本单位”的基础专利存在密切联系，具有延续性，还是尽早将“原单位”或“本单位”的基础专利进行转移转化是必不可少的步骤；如果科研人员存在上文所述的多单位兼职、任职情况的，则相关梳理工作就更为紧要，以避免多个单位间产生纠纷或利益冲突。另外，在成果研发、转移、转化等过程中，相关协议、文件的签署、证据的固定等都可能成为将来避免权属纠纷或胜诉的要件。
知识拓展
《中华人民共和国专利法》第六条规定：
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
《中华人民共和国专利法实施细则》第十条规定：
专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
法条解析
我国专利制度中的职务发明创造分为“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造和“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造两类。
第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，又可以区分为两种情况：1.履行单位工作任务中完成的发明创造；2.离职1年内完成的与原单位工作任务有关的发明创造。两种情形中的工作任务既包括单位的本职工作任务，也包括本单位交付的本职工作之外的工作任务，但是两种情况对于发明创造的完成时间要件和内容要件并不相同。第一种是针对履行本单位工作任务的过程中完成的发明创造，此类职务发明创造应当满足如下要件：完成时间要件是在发明人与单位工作关系的存续期间内，内容要件是发明创造的内容必须属于发明人在单位工作任务的内容；第二种情形是针对“发明人在离开原单位1年内作出的”发明创造，此类职务发明创造应当满足如下要件：完成时间要件扩大到发明人与原单位解除劳动关系1年内，内容要件不限于发明创造属于发明人在原单位工作任务，还包括了与原单位工作任务有关的内容。显然法律规定第二种情形的立法目的就是在于避免相关人员利用原单位、临时工作单位的职务便利，在掌握了原单位、临时工作单位的职务发明创造内容或阶段性成果后离职跳槽到其他单位，以掌握的原单位的职务发明创造内容为基础，以自己或其他单位的名义申请专利，使原单位、临时工作单位的合法权益遭受损害的情形。
第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，是指主要是利用本单位的物质技术条件，包括：资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等所完成的发明创造。此类职务发明创造虽然与发明人在本单位的工作任务无关，但是由于发明人在研发过程中必须依赖单位的资金、设备、零部件等物质技术条件，为了保障单位的经济利益，法律规定此类发明创造的专利申请权和专利权也归属于单位所有，但是，由于主要利用单位的物质技术条件的情形，单位的经济利益是可以通过返还资金，支付设备使用费等方式予以保障的，因此，为了鼓励发明人在完成工作之外进行发明创造，此类职务发明，单位与发明人可以通过合同约定的形式确定权利归属。
本文作者：王海霞，协力律师事务所律师，IPTTO技术转移平台特邀法律顾问
文章来源：技术转移与技术经理人
